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# 기술보호지원단의 지식재산이야기 3

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[SBA 서울지식재산센터] # 기술보호지원단의 지식재산이야기 3
지식재산권 침해 사건에서 증거가 편재하는 문제점 및 그 해결 방법


 (법무법인 대송 김민재 변호사)


1. 서론

하나의 사건을 통하여 지식재산권 침해를 증명하기 위한 증거의 편재성을 해결하기 위한 국내법 규정의 간략한 내용 및 그 문제점을 살펴보고, 그 문제점을 해결하기 위한 방법으로서 미국의 디스커버리 제도를 도입하는 것이 필요함을 간단히 검토해보고자 합니다.

2. 甲회사의 乙회사에 대한 부정경쟁방지법 위반 사례

어떤 기계 장치를 제조하는 甲회사가 乙회사로부터 부품을 공급받던 중 중국 회사로 하여금 乙회사의 부품을 복제하도록 한 후 이를 수입하여 위 기계 장치를 제조한 사건이 있습니다. 甲회사는 자신이 제조하는 기계 장치에 대한 안전 인증을 받기 위하여 그 기계 장치에 쓰이는 부품 도면에 대한 서면 인증도 받아야 했으므로, 이를 위하여 乙회사로부터 건네받은 부품 도면을 중국 회사에게 건네주고 그 도면대로 제작하도록 하는 것은 그리 어려운 일이 아니었습니다.

乙회사가 甲회사를 상대로 할 수 있는 법적 조치로는 크게 부정경쟁행위 또는 영업비밀침해를 이유로 하는 금지청구 및 손해배상청구 등을 떠올릴 수 있고. 甲회사의 침해행위, 즉 부정경쟁행위 또는 영업비밀침해행위를 증명하기 위해 필요한 증거로는 甲회사가 乙회사의 부품을 복제하기 위한 계획을 논의한 내용이 기재된 회의록, 甲회사와 중국 회사 사이의 이메일·공문 또는 계약서, 甲회사의 PM이 乙회사의 부품을 복제하는 과정을 관리·감독하면서 그 내용을 기재한 문서, 甲회사가 乙회사의 부품을 복제한 부품을 사용하여 제조한 기계 장치의 안전 인증을 받는 과정에서 제출한 도면 등을 들 수 있습니다.

3. 乙회사가 甲회사의 침해행위를 증명하기 위한 방법의 어려움

위에 든 증거들은 모두 甲회사가 가지고 있는 자료들이고 乙회사가 직접 접근하거나 확보할 수 있는 자료들이 아니어서 甲회사가 부정경쟁행위 또는 영업비밀침해행위를 하였음을 증명하는 것은 너무나 어려운 일입니다. 즉 지식재산권은 관념적이고 추상적인 무체재산권이라는 특수성이 있기 때문에 침해사실에 대한 증명과 침해로 인한 손해를 증명하는 것이 어렵습니다. 그 이유는 지식재산권 침해와 관련된 증거는 보통 침해자 쪽에 편재하는 경우가 많으므로 권리자가 이를 확보하는 것은 너무나 어려울 뿐만 아니라 침해자가 자신에게 불리한 증거를 스스로 제출하는 것을 기대할 수는 없기 때문입니다.

그렇다면 乙회사가 甲회사의 침해를 증명하기 위한 자료를 확보하기 위한 방법으로는 어떤 것을 생각해볼 수 있을까요.

위와 같은 지식재산권 침해 사건에서 증거의 편재성을 해결하기 위하여, 특허법은 제132조에서 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 필요한 자료제출명령을 규정하고 있지만, 乙회사는 그 부품에 대한 특허를 출원·등록하지 않았으므로 특허법 규정의 도움을 받을 수 없습니다.

또한 부정경쟁행위 및 영업비밀침해행위를 규율하는 부정경쟁방지법은 제14조의3에서 손해액의 산정에 필요한 자료제출명령만을 규정하고 있을 뿐 침해의 증명에 필요한 자료제출명령은 규정하고 있지 않으므로, 부정경쟁방지법을 통해서도 甲회사의 침해를 증명하기 위한 증거를 확보하기란 어려워보입니다.

결국 乙회사가 甲회사의 침해를 증명하기 위한 증거를 확보하기 위한 방법으로는 민사소송법 제344조 등이 규정하고 있는 문서제출명령, 즉 상대방이 갖고 있는 문서가 자기이용문서 또는 직업의 비밀에 해당하는 문서 등에 해당하지 않는 한 그 문서를 서증으로 제출하게 하는 제도를 생각할 수 있습니다.

그러나 민사소송법에 따른 문서제출명령은, 과거 활발하게 이용되었다고 볼 수 없었을 뿐만 아니라 최근 대법원이 자기이용문서 또는 직업의 비밀에 해당하는 문서 등 거부사유에 관한 판단기준을 제시하고 있어도 아직은 추상적이어서 구체적인 사건에서 어떻게 판단될 것인지에 대하여 예측하기 어려운 문제점이 있습니다. 나아가 문서제출명령에 불응하더라도 문서의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있을 뿐이어서 그 제재가 미흡하다는 문제점이 있습니다.

4. 미국 디스커버리 제도 도입의 필요성

지금까지 살펴본 바와 같이 지식재산권 침해 사건에서 증거수집과 관련된 제도의 개선에 대한 필요성이 서서히 드러남에 따라 소송 당사자가 실효적으로 증거을 수집할 수 있도록 하기 위한 방법으로서 미국 디스커버리 제도 도입의 필요성이 꾸준히 논의되고 있습니다.

미국 디스커버리 제도란 소송 당사자가 사건과 관련된 모든 증거자료를 교환하는 것을 의무화하는 제도로서, 소송 당사자는 원칙적으로 증거개시의무, 즉 상대방의 요구가 없더라도 법원이 보호명령을 내린 자료 등을 제외한 모든 자료를 상대방에게 제공할 의무가 있고, 증거개시절차에 응하지 않는 경우에는 증거개시명령을 내릴 수 있습니다. 나아가 증거개시의무 또는 증거개시명령을 불이행하는 경우에는 그 정도에 따라 금전배상, 증거사용 금지, 상대방 주장 진실 의제, 법정모독죄 간주, 패소판결 등 다양한 불이익이 있게 됩니다.

만약 위와 같은 미국 디스커버리 제도가 도입된다면, 실효적인 제재 수단을 통하여 증거의 구조적 편재 현상을 극복할 수 있게 함은 물론 당사자들은 상대방이 어떤 증거를 제시할지 미리 알 수 있고 이를 반박할 증거를 확보할 수 있게 됨으로써 사건에 대한 쟁점과 증거들을 신속하게 파악하게 할 수 있을 뿐만 아니라 증거개시절차의 진행 과정에서 승소가능성에 대한 예상을 가능하게 함으로써 본안소송에 들어가기 전 화해나 중재를 통한 해결을 유도하게 되는 등 소송절차 전체에 소요되는 시간과 비용을 줄일 수 있을 것입니다.

5. 결론

지식재산권 침해 관련 소송에서 대부분의 증거가 침해자에게 편재되어 있다는 점을 생각해보건대, 지식재산권 침해 관련 소송에서 권리자가 침해 관련 증거를 확보하는 것은 너무나 어려운 일입니다. 물론 특허법, 부정경쟁방지법, 민사소송법 등이 증거수집을 위하여 소송 관련 자료제출에 대한 규정을 두고 있으나, 이러한 규정들만으로는 여전히 증거수집이 쉽지 않아 권리자의 권리를 충분히 구제하기란 여전히 어려운 것이 현실입니다.

증명평등의 기회를 보장함으로써 증거의 구조적 편재 현상을 극복하고 실체적 진실발견이 가능하도록 하기 위해서는 침해 관련 증거의 확보가 가장 우선시되어야 할 것이고, 이를 위한 방법으로서 미국 디스커버리 제도 도입을 검토하는 것이 필요하리라 생각합니다. 다만 이러한 문제 인식에 따라 증거의 구조적 편재로 인한 문제점을 해결하기 위한 방법이 다양하게 모색되고 있지만 아직까지 뚜렷한 변화는 보이지 않고 있습니다. 따라서 침해 관련 증거의 수집을 용이하게 하기 위한 증거수집제도의 구체적인 개선을 위해 노력함은 물론 기존 법규정을 보다 융통성 있게 운용하려는 노력 또한 필요할 것입니다.