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# 기술보호지원단의 지식재산이야기 9

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[SBA 서울지식재산센터] #9 기술보호지원단의 지식재산이야기
중소기업의 기술탈취에 대한 영업비밀과 특허권 보호 전략


  
(영무 법률사무소, 손보인 변호사/변리사)


1. 중소기업 영업비밀의 특허권에 의한 공개 사례
중소기업의 기술보호에도 체계적인 전략이 없으며, 다수의 권리가 있다고 하더라도 제대로 보호될 수 없을 뿐만 아니라 스스로의 권리에 의하여 다른 권리가 제대로 보호받지 못하는 억울한 경우가 발생할 수 있어 주의해야 합니다. 우선 아래 사례를 살펴보도록 하겠습니다.
K사는 H사와 하도급 거래 계약에 따라 중장비 부품을 납품하고 있었습니다. K사는 중장비 부품에 관하여 다수의 특허권을 보유하고 있었는데, H사는 하도급 거래관계에서 K사에게 해당 부품에 대한 상세 설계 도면 등의 영업비밀 자료를 노골적으로 요구하였고, K사는 H사와의 하도급 거래관계 유지를 위하여 어쩔 수 없이 해당 영업비밀 자료를 제공할 수밖에 없었습니다.
이후 H사는 K사로부터 원하는 영업비밀 자료를 모두 얻은 후, K사 부품의 품질 업그레이드 미비 등을 이유로 K사와의 하도급 거래 관계를 끊어버렸습니다. H사는 그 계열사를 통하여 K사의 영업비밀을 침해하는 유사 부품을 제조하였는데, 뒤늦게 K사는 이를 확인하였고, H사와 그 계열사를 상대로 K사가 보유한 특허권과 영업비밀 침해를 함께 주장하였습니다.
분쟁 초기 H사와 그 계열사가 제조하는 유사 부품이 K사의 영업비밀을 침해하는 것으로 우선 판단되었으나, K사가 함께 주장한 특허권 침해가 문제가 되었습니다. K사가 주장한 영업비밀이 K사가 함께 침해를 주장한 특허권에 의해서 이미 공개되었음이 분쟁과정에서 밝혀지면서 K사의 영업비밀 침해 주장은 성립되지 않게 되었고, K사가 주장한 특허권의 경우에도 H사가 이미 회피설계를 진행하여 유사제품을 제조한 것이라 침해가 되지 않았습니다. 결국 H사는 K사의 기술자료를 이용하여 유사제품을 제조를 하였으나 아무런 법적 책임을 부담하지 않았고, K사는 억울하였지만 판로를 더 이상 개척하지 못하고 중장비 부품 사업을 접을 수밖에 없었습니다.

2. 중소기업 기술보호에 관련된 법률들과 특징
중소기업의 기술탈위 행위를 보호하기 위하여 마련된 「하도급거래 공정화에 관한 법률」(이하 ‘하도급법’이라고만 함) 및 「중소기업기술 보호 지원에 관한 법률」(이하 ‘중소기업기술보호법’이라고만 함)는 중소기업의 기술탈취가 발생하여 신고된 경우 공공기관이 행정력을 동원하여 직접적인 조사와 그에 따른 처분을 할 수 있도록 규정하고 있습니다.
구체적으로 하도급법 제12조의3에 따르면 중소기업과 하도급 거래를 하는 대기업이 중소기업의 기술자료 제공 요구거나 유용한 경우 공정거래위원회에 신고할 수 있도록 하고 있고, 최근 개정된 중소기업기술보호법(2018. 12. 13. 시행) 제8조의2에 따르면 중소벤처기업부가 중소기업기술 침해행위가 발생한 경우 중소기업의 신고에 의하여 조사할 수 있습니다. 그런데 여기서 하도급법이나 중소기업기술보호법에서 신고 및 조사가 가능한 중소기업 기술은 모두 영업비밀인 기술자료를 의미합니다. 결국 중소기업이 하도급법에 따른 공정거래위원회나 중소기업기술보호법에 따른 중소벤처기업부에 기술탈취에 대한 도움을 요청하기 위해서는 자신의 기술을 영업비밀로서 보호하고 있어야만 가능합니다.
한편, 중소기업은 자신의 기술을 특허권이나 영업비밀로 보호하는 경우가 많은데, 특허법은 해당 발명기술을 대중에 공개하는 대가로 20년의 보호기간 동안 해당 기술에 대한 독점적인 권리를 보장하는 것인 반면에, 부정경쟁방지법 상의 영업비밀은 공개되지 않고 비밀성이 유지되어야만 영업비밀로서 권리를 주장할 수 있어 서로 충돌되는 점이 있습니다. 이에 중소기업은 자신이 보유한 기술을 특허권으로 보호할지 아니면 영업비밀로 보호할지를 선택함에 있어서 개별 권리들이 서로 충돌하여 무효가 되지 않도록 조화롭게 보호할 수 있는 체계적인 전략을 마련하는 것이 좋습니다.

3. 중소기업 기술에 대한 영업비밀과 특허권 보호방안
첫째, 중소기업은 스스로 보유한 기술을 가능한 객관적으로 파악할 수 있도록 기술현황표를 작성하여 봅니다.
당연한 얘기이지만 중소기업의 기술보호는 우선 자신이 보유한 기술이 무엇인지 알아야 보호도 가능한 법입니다. 많은 중소기업이 기술을 보유하고 있다고 얘기하지만, 실제 상담이나 컨설팅 과정에서 자신들이 보유한 기술을 일반인들이 이해할 수 있는 수준으로 특정하여 설명하지 못하는 경우가 많습니다. 결국 중소기업 스스로도 어떤 기술을 보유하고 있는지 명확하게 파악을 하지 못하고 있다는 것입니다. 이러한 중소기업이 보유한 기술현황표은 해당 기술이 처음으로 개발될 당시부터 작성하도록 해야 그나마 작성이 가능하며, 사후적으로 작성하기란 쉽지 않으므로, 개발 초기 다소 어려움이 있더라도 개발하는 기술에 대하여 가능한 세부적으로 구분하여 분류하면서 기술현황표를 작성할 수 있도록 노력해야 합니다.
둘째, 중소기업이 보유한 기술현황표에 따라 구분되는 기술은 원칙적으로 영업비밀로서 보호할 수 있는 시스템을 갖춥니다.
중소기업은 원칙적으로 보유 기술을 영업비밀로 보호한다는 방침을 세우는 것이 좋습니다. 실제 중소기업 보유기술을 어느 정도범위에서 공개하여 특허권으로 보호해야 하는지에 대한 판단은 기술 내용에 따라 차이가 있고 그 등록가능성도 예측이 어려워 각 개별 특허권마다 법률전문가의 도움이 필요한 반면에 영업비밀의 경우에는 비밀성, 경제적 유용성, 비밀유지관리성이라는 요건만을 충족하면 보호되므로 처음 영업비밀보호 시스템 또는 관리체계를 만드는데 어려움이 있는 것이지 이후에는 모든 기술에 대하여 일률적으로 적용할 수 있어 그 관리가 쉬운 편입니다. 또한 영업비밀은 중소기업이 스스로 그 보호요건을 충족하도록 노력하면 즉시 보호가 이뤄지는 것이지만, 특허권은 외부 전문가의 명세서 작성과 특허청의 출원을 통한 심사를 거쳐 최종 등록되어야 그 등록된 범위 내에서 제한된 보호가 가능한 것으로 그 절차가 길고 다소 까다롭습니다. 한편, 영업비밀로 보호되는 기술 내용은 비밀로 유지되므로 공개되지 않아 외부에서 전혀 알 수 없으므로 언제든지(물론 타인이 동일한 기술을 특허권으로 출원하기 전이어야 함) 특허권으로 출원하여 보호할 수도 있습니다.
셋째, 중소기업이 보유한 영업비밀로 보호되는 기술자료 중 특허권(또는 공개되는 다른 지적재산권 포함)으로 보호할 필요성이 있는 경우 특허권으로 보호합니다.
앞서 살펴본 바와 같이 중소기업은 원칙적으로 기술을 영업비밀로 보호하되 일부 필요한 경우 그 보호 필요성을 검토하여 특허권으로 출원하는 것이 좋습니다. 통상적으로 영업비밀로 보호되는 기술자료를 이용한 제품을 외부에 판매하는 경우 일정정도 영업비밀이 공개되기 마련인데, 이 경우 해당 제품에서 공개되는 영업비밀에 대한 부분을 특허권(또는 다른 공개되는 지적재산권)으로 보호하도록 합니다. 다만 주의해야 할 것은 특허권 출원에 따라 공개되는 기술자료에는 관련된 영업비밀의 핵심 내용이 포함해서는 안 되며, 가능한 영업비밀의 공개를 최소화하는 범위에서 특허권을 출원하여 등록될 수 있도록 해야 합니다. 물론 영업비밀의 공개가 최소화되면 될수록 해당 특허권의 등록가능성 또한 낮아지기 마련이므로, 이에 대해서는 법률전문가로부터 조언이 필요합니다.

4. 맺음말
중소기업이 스스로 보유한 기술에 대하여 아무런 특허권을 보유하고 있지 않는 것보다는 다수의 특허권을 보유하여 보호하는 것이 기술보호에 더 유리하기는 합니다. 그러나 중소기업의 기술은 원칙적으로 영업비밀로 보호하는 것이 훨씬 유리할 수 있으며, 영업비미로 기술을 보호하고자 하는 경우에는 특허권에 의한 공개가 서로 충돌될 수 있어 기술 보호 전략에 주의를 기울어야 합니다. 끝으로 우리나라 많은 중소기업이 적어도 한번 이상은 자신의 보유 기술을 외부 법률전문가에게 의뢰하여 특허권으로 출원하여 등록받아 본 경험이 있을 것인데, 과연 같은 정도의 노력과 투자로 보유 기술을 외부 법률전문가에게 의뢰하여 영업비밀로 보호하기 위한 시도를 한번이라도 한 적이 있는지 조심스레 여쭤보며, 중소기업 스스로 영업비밀에 대한 보호를 소홀히 하고 있지 않은지 되돌아 보아야 한다는 말씀을 감히 드리며 마무리 합니다.